Uno dei temi più delicati nella proprietà intellettuale riguarda il rapporto tra marchio e diritto d’autore.
Nella quotidianità capita molto spesso che un logo, un nome commerciale, una grafica, uno slogan o persino il design di un prodotto possano essere simultaneamente letti come segni distintivi e come opere creative.
È proprio in questa fascia di sovrapposizione che nascono i conflitti più complicati.
Molti imprenditori pensano, errando che la registrazione del marchio presso l’UIBM o l’EUIPO li protegga da qualunque obiezione. In realtà, questo è un approccio sbagliatissimo.
La registrazione di un marchio, infatti, non assicura che quel segno sia libero da diritti d’autore altrui, né blocca un autore che possa rivendicare la paternità creativa del logo, della grafica o del contenuto utilizzato.
Pertanto, è fondamentale acquisire la consapevolezza che marchio e diritto d’autore sono due strumenti diversi, con funzioni diverse e presupposti indipendenti.
La funzione del marchio è quella di distinguere prodotti o servizi sul mercato; il diritto d’autore invece protegge la creatività dell’autore di un’ opera d’ingegno.
A volte, però i due istituti nella prassi commerciale tendono a connettersi tra loro.
Un logo aziendale, ad esempio, può essere contemporaneamente un marchio registrato e un’opera grafica protetta dal diritto d’autore. Allo stesso modo di uno slogan pubblicitario che può diventare segno distintivo ed essere registrato come marchio (es. “Fai un break. Spezza con kitkat”), ma essere anche un’opera creativa letteraria breve tutelata dal diritto d’autore.
Medesimo discorso vale per il packaging; i layout grafici; gli elementi figurativi; il design di prodotto.
Ed è proprio qui che si può entrare nella dinamica del conflitto.
Il problema delle opere create su commissione: titolarità del logo e trasferimento dei diritti
Uno degli aspetti più complicati nel rapporto tra marchio e diritto d’autore riguarda le opere realizzate su commissione, in particolare nel caso di loghi, elementi grafici e materiali di branding sviluppati da grafici, designer o agenzie creative.
Nella prassi commerciale, si ritiene che il pagamento del professionista e avergli commissionato la creazione del logo comporti automaticamente il trasferimento integrale dei diritti sull’opera in capo al committente.
In parte questo è vero, tuttavia, la disciplina sul diritto d’autore è più complessa e non prevede una regola generale di trasferimento automatico dei diritti patrimoniali in favore di chi commissiona l’opera.
Ai sensi della Legge sul diritto d’autore, infatti, autore dell’opera è sempre il soggetto che l’ha materialmente creata.
Rispetto specificamente ai diritti patrimoniali di sfruttamento economico, la giurisprudenza italiana è unanime nel ritenere che la loro cessione non può presumersi in maniera automatica, ma deve essere espressamente pattuita oppure deducibile in modo evidente dalle circostanze e dalla natura e finalità del rapporto contrattuale.
In altri termini, il semplice pagamento della prestazione professionale non basta a conferire pieno trasferimento di tutti i diritti sull’opera dall’autore ad un terzo.
La distinzione appare particolarmente importante nel caso dei loghi aziendali.
Nella pratica, la giurisprudenza tende spesso a riconoscere al committente un diritto d’uso implicito coerente con la funzione economica dell’incarico. Ad esempio, se un logo è stato creato specificamente per identificare un’impresa sul mercato, appare ragionevole ritenere che il committente possa utilizzarlo nell’ambito della propria attività commerciale e, in molti casi, anche procedere alla sua registrazione come marchio.
Tuttavia, tale ricostruzione non elimina del tutto il rischio di future contestazioni.
Il committente, infatti, acquista certamente il diritto di utilizzare il risultato della prestazione per le finalità per cui l’opera è stata commissionata; tuttavia, in assenza di una regolamentazione contrattuale chiara, alcuni aspetti possono restare incerti e creare dubbi interpretativi e dunque appare utile predisporre un accordo di sviluppo del logo e cessione dei diritti di sfruttamento economico dello stesso.
I problemi emergono, soprattutto, quando il marchio acquisisce un rilevante valore economico oppure quando sorgono conflitti tra le parti. Non è raro, infatti, che grafici, designer o agenzie rivendichino successivamente diritti ulteriori sull’opera sostenendo, di non aver ceduto integralmente i diritti patrimoniali, di non aver autorizzato modifiche dell’opera, o ancora di aver consentito soltanto uno specifico utilizzo commerciale.
Ecco che un accordo contrattuale è una buona prassi da considerare per evitare di incorrere in seguito in questioni legali difficili da gestire.
Un buon accordo di sviluppo del logo dovrebbe quanto meno contenere una precisa clausola di cessione integrale dei diritti di sfruttamento economico e tutte le garanzie di originalità dell’opera.
E’ importante, inoltre, effettuare una distinzione tra le opere commissionate a professionisti esterni e i casi di lavoro subordinato, per i quali la legge prevede regole specifiche di assegnazione dei diritti patrimoniali al datore di lavoro, come accade ad esempio nel settore del software e delle banche dati.
Nel caso delle opere grafiche realizzate da freelance o agenzie esterne, invece, il trasferimento dei diritti non opera automaticamente in via generale e richiede, quindi, una opportuna regolamentazione contrattuale e ciò appare maggiormente necessario in un’epoca in cui molte agenzie di grafica e free lance del settore impiegano l’intelligenza artificiale per realizzare opere creative.
La corretta gestione dei suddetti aspetti assume oggi un’importanza centrale, poiché il valore economico del brand rappresenta spesso uno degli asset principali dell’impresa e l’incertezza sulla titolarità dei diritti può compromettere operazioni societarie, investimenti, licenze, successivi accordi.
La coesistenza tra tutela autorale e marchio
Tornando al rapporto tra diritto d’autore e marchio, se il segno è proteggibile anche come opera d’ingegno, può beneficiare di entrambe le tutele.
Questo principio è particolarmente evidente nel settore della moda, del design e della comunicazione pubblicitaria.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte chiarito che la tutela autorale non dipende dalla funzione commerciale del segno, ma dal carattere creativo dell’opera.
In sostanza, se un logo presenta creatività e originalità, può essere protetto dal diritto d’autore; se lo stesso logo è atto a distinguere prodotti o servizi, può anche essere registrato come marchio.
Le due tutele possono, dunque, ben convivere, considerando le loro diverse e indipendenti funzioni.
E’ opportuno, tuttavia, precisare che mentre il marchio richiede la registrazione affinchè si vantino diritti di esclusività sullo stesso (salvo il caso del marchio di fatto), il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione dell’opera.
Partendo dalla possibile compresenza delle tue forme di protezione, può accadere che un soggetto registri un marchio, senza accorgersi che un autore vantava già diritti anteriori sull’opera incorporata nel segno. Appare fondamentale, dunque, procedere alle opportune verifiche, come quelle di anteriorità, ma non solo, prima di registrarlo e, ancor prima, quando si procede alla scelta del segno.
Il problema degli slogan e dei claim pubblicitari
Uno degli ambiti più delicati rispetto alla questione del rapporto tra marchi e diritto d’autore è quello degli slogan pubblicitari.
Molti slogan vengono registrati come marchi, ma non tutti possono essere tutelati anche dal diritto d’autore.
La Cassazione, con la sentenza n. 8276 del 2022, ha affrontato proprio questo argomento, precisando che un messaggio promozionale può godere della tutela autorale, solo se presenta un reale carattere creativo e originale.
La Corte ha escluso la protezione quando il claim utilizza riferimenti fortemente evocativi a marchi già famosi, tali da esaurire la componente creativa del messaggio (in tali circostanze, può parlarsi di agganciamento parassitario).
Inoltre, se lo slogan è troppo descrittivo, semplice, legato alle caratteristiche del prodotto, utilizzare formule del linguaggio comune, potrà ottenere riscontri da un punto di vista commerciale, ma non potrà essere registrato come marchio, salvo non provi il secondary meaning, né ricevere protezione come opera d’ingegno.
Il tema della malafede nella registrazione del marchio
Un altro profilo estremamente rilevante riguarda la registrazione in malafede.
Capita spesso che un soggetto veda un progetto creativo online e utilizzi un logo ideato da altri, poi proceda a registrare per primo il segno come marchio, tentando di appropriarsi economicamente degli sforzi fatti dall’imprenditore titolare del primo segno.
La giurisprudenza europea e italiana considera molto severamente queste condotte.
La Corte di Giustizia, nel celebre caso Lindt, ha affermato che la malafede del richiedente deve essere valutata considerando (i) la conoscenza dell’uso anteriore del segno da parte di terzi, (ii) l’intenzione di impedire a quei soggetti di continuare l’utilizzo; (iii) il comportamento complessivo del registrante.
Questo orientamento è stato ripreso anche dalla Cassazione italiana in materia di marchi patronimici e preuso del segno.
Nella pratica, registrare come marchio un’opera o un segno già utilizzato da altri può esporre a nullità del marchio; risarcimento danni; accuse di concorrenza sleale; contestazioni per plagio creativo.
Le verifiche da fare prima di registrare un marchio
Dal punto di vista pratico, pertanto, il modo migliore per evitare conflitti è lavorare bene prima del deposito del marchio. Molti problemi nascono infatti da verifiche svolte con superficialità.
Una corretta attività preventiva dovrebbe comprendere almeno i seguenti controlli fondamentali:
1. Verifica sui marchi anteriori (banche dati ufficiali UIBM, EUIPO, WIPO, uffici nazionali esteri);
2. Verifica su nomi a dominio, nomi commerciali;
3. Verifica sui marketplace e i portali di potenziali concorrenti;
4. Verifica sulla provenienza creativa del logo (avere la garanzia che sullo stesso non insistono diritti di terzi, fare attenzione in particolare ai progetti creati con il supporto dell’AI, molti portali che usano l’AI a livello grafico, ad esempio, vietano la registrazione esclusiva o il deposito per la registrazione);
5. Verifica sulla creatività e la capacità distintiva del segno (evitare parole di uso comune, termini o disegni troppo banali e semplici che richiamano il prodotto/servizio che si intende identificare);
6. Verifica sulla presenza di eventuali personaggi incorporati (foto, illustrazioni, personaggi o loro nomi, in tal caso, insistono diritti di terzi e, salvo non si ottiene una licenza o una cessione, l’uso del segno non è legittimo).
Da ultimo, è importantissimo verificare la buona fede nella realizzazione del logo al fine di dimostrare l’originalità del progetto, l’autonomia creativa e l’assenza di intento imitativo.
Documentare il processo creativo, pertanto, può diventare decisivo in un giudizio.
Molto spesso accade che il logo viene realizzato da conoscenti, amici, parenti perché in principio non si valuta l’importanza e il valore dell’asset immateriale, ma quando il brand inizia a diventare appetibile sul mercato, sorgono i veri problemi e le contestazioni e allora emergono contrasti sulla titolarità oppure si scoprono elementi grafici o termini copiati da altri progetti presenti nel logo.
E’ fondamentale, dunque, non sottovalutare la fase creativa di sviluppo del brand, affidarsi a professionisti o comunque regolare la creazione del logo con un accordo valido, è una best practice da considerare.
Come muoversi correttamente per evitare problemi
Dal punto di vista operativo, pertanto, le strategie migliori sono abbastanza chiare.
Prima della registrazione è opportuno:
- effettuare ricerche professionali di anteriorità;
- rivolgersi a professionisti seri per lo sviluppo del brand;
- ottenere garanzie certe sull’originalità del progetto grafico/verbale;
- firmare contratti di cessione diritti;
- evitare materiale stock non esclusivo;
- documentare il processo creativo;
- depositare rapidamente il marchio.
Quando il brand ha particolare valore economico conviene inoltre:
- registrare il marchio denominativo e quello figurativo;
- proteggere domain e social;
- prevedere NDA e clausole IP con collaboratori;
- monitorare eventuali imitazioni.
E’ chiaro che nella pratica aziendale moderna, la prevenzione scongiura il rischio di arrivare ad un contenzioso.
Una gestione superficiale della proprietà intellettuale può, infatti, annientare anni di investimenti pubblicitari, obbligare al rebranding, vanificare campagne marketing e annullare il valore commerciale del brand.
Ed è proprio per questo che oggi il rapporto tra marchio e diritto d’autore non può più essere trattato come un tema astratto; in verità, esso si presenta come uno degli aspetti più concreti e strategici dell’attività d’impresa nel mondo liquido.