Registrare un marchio rappresenta oggi uno dei passaggi più importanti nella costruzione di un brand e nella protezione dell’identità commerciale di un’impresa. Tuttavia, molte aziende continuano a sottovalutare la fase di deposito, considerandola un semplice adempimento burocratico.
In realtà, la procedura di registrazione di un marchio nazionale presso l’UIBM richiede una serie di valutazioni preventive imprescindibili: dalla scelta del segno distintivo alla verifica di eventuali conflitti con marchi anteriori, fino alla corretta individuazione delle classi merceologiche.
Non effettuare le suddette analisi preliminari, infatti può generare:
- opposizioni;
- rigetti;
- contestazioni;
- necessità di rebranding;
- perdita degli investimenti marketing già effettuati.
Cos’è l’UIBM e quale funzione svolge
L’UIBM — Ufficio Italiano Brevetti e Marchi — è l’autorità amministrativa competente in Italia per la registrazione di:
- marchi;
- brevetti;
- disegni e modelli;
- altri titoli di proprietà industriale.
L’Ufficio opera nell’ambito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Registrare un marchio presso UIBM consente di ottenere una privativa sul segno limitatamente al territorio italiano e assegna al titolare un diritto esclusivo sul marchio in relazione ai prodotti e servizi indicati nella domanda.
La normativa di riferimento
La disciplina della registrazione dei marchi è contenuta principalmente:
- nel Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005);
- negli artt. 7–28 CPI;
- nel Regolamento attuativo UIBM.
Per i marchi europei occorre inoltre considerare il Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea.
Chi può depositare una domanda di marchio davanti all’UIBM?
La domanda di registrazione di marchio può essere presentata direttamente dal titolare oppure tramite un professionista incaricato.
Il deposito diretto è molto frequente, in particolare, tra startup; PMI; professionisti; attività locali.
In questi casi, il richiedente può procedere autonomamente tramite il portale online UIBM.
Molto spesso, tuttavia, la domanda viene affidata ad avvocati esperti in proprietà industriale; consulenti in marchi; mandatari abilitati.
Generalmente, tale soluzione viene adottata quando il segno presenta profili di rischio, oppure possono sorgere conflitti potenziali, quando il business ha una dimensione internazionale, o nei casi in cui il segno è un asset strategico ed è opportuno procedere alle ricerche di anteriorità (che sono comunque sempre più consigliate, considerando la presenza ormai diffusa dei brand online).
La lettera di incarico per registrare un marchio
Quando il deposito viene effettuato da un intermediario abilitato è necessaria una lettera di incarico o procura.
Attraverso tale documento il titolare autorizza il professionista a operare, conferendo mandato per il deposito e la gestione di tutta la procedura davanti ad UIBM.
La procura può riguardare il singolo deposito, ma anche la gestione più ampia delle pratiche di proprietà industriale.
Come presentare la domanda di registrazione di marchio d’impresa presso UIBM
La domanda può essere presentata online tramite il portale UIBM, ma anche presso la Camera di Commercio competente.
La modalità più utilizzata è il deposito telematico. Si accede al portale UIBM tramite:
- SPID;
- Carta d’Identità Elettronica;
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Il sistema permette di effettuare la compilazione telematica, effettuare l’upload dei documenti, completare il pagamento telematico tramite i sistemi pagoPA e gestire l’avanzamento della pratica.
Il deposito telematico ha permesso di gestire più velocemente le procedure di registrazione rispetto al passato, soprattutto per imprese e professionisti che operano su più marchi.
Resta comunque possibile effettuare la registrazione presso gli sportelli della Camera di Commercio competente per territorio. In tal caso, sarà la Camera di Commercio a provvedere alla trasmissione della documentazione all’UIBM. Generalmente, occorre fissare un appuntamento e in tal caso, si applicano i costi delle spese di segreteria camerale (che invece non sono previsti nel deposito telematico).
Le verifiche preliminari alla registrazione di marchio
Prima del deposito è fondamentale verificare la presenza dei requisiti di registrazione, ossia:
- distintività del marchio;
- assenza di conflitti con marchi anteriori simili;
- rischi di opposizione;
- verificare l’esattezza delle classi merceologiche.
Le verifiche, dette verifiche di anteriorità, si compiono indagando diverse banche dati ufficiali e non ufficiali, come:
- banca dati UIBM;
- banca dati marchi UE EUIPO;
- banca dati WIPO per marchi internazionali;
- uffici nazionali esteri per marchi europei e internazionali;
- domini internet;
- social network;
- marketplace.
Come scegliere la giusta classe merceologica quando si registra un marchio
Occorre rammentare che la registrazione del marchio non protegge automaticamente qualsiasi attività. L’esclusiva e dunque la tutela della titolarità sul marchio viene riconosciuta in relazione ai prodotti e/o ai servizi indicati nella domanda attraverso la Classificazione di Nizza.
La scelta delle classi deve essere compiuta pertanto in maniera strategica poiché circoscrive l’ambito della protezione, scongiurando possibili conflitti.
Le tasse ufficiali UIBM per depositare una domanda di marchio
La registrazione di un marchio implica il pagamento di:
- tasse di deposito;
- imposta di bollo;
- eventuali diritti accessori.
Attualmente, la tassa di deposito del marchio individuale nazionale è pari a €101 per una classe; ogni classe aggiuntiva ha un costo di €34; se interviene un mandatario o avvocato con lettera di incarico, è necessario aggiungere i costi della tassa di concessione governativa di € 34.
Per il deposito telematico della domanda di marchio è prevista un’imposta di bollo, attualmente pari a € 48, mentre nel deposito cartaceo presso Camera di Commercio continua ad applicarsi il bollo da € 16 ogni quattro pagine.
Alle imposte di bollo si aggiungono le tasse di registrazione previste dall’UIBM (101 € + eventuali classi oltre la prima) e gli eventuali costi connessi all’intervento di un professionista incaricato.
Gli importi possono essere aggiornati periodicamente dall’amministrazione.
La procedura di registrazione può richiedere alcuni mesi, tempistiche che si allungano nel caso di opposizioni o assenza di requisiti normativi.
Dopo il deposito, la domanda viene pubblicata, da quel momento, decorre il termine per eventuali opposizioni di terzi, in assenza di contestazioni, si arriva alla registrazione definitiva.
La tutela conferita dal marchio registrato dura 10 anni dalla data di deposito e può essere rinnovata indefinitamente, per ulteriori periodi di 10 anni.
Nella pratica, i problemi più diffusi che si riscontrano quando si intende registrare un segno come marcio d’impresa riguardano:
- marchi descrittivi (ad es. parole di uso comune non possono essere registrate);
- verifiche anteriorità insufficienti;
- classi errate;
- deposito limitato solo all’Italia;
- sottovalutazione del rischio opposizione;
- utilizzo di naming AI-generated senza controlli adeguati.
Perché è importante registrare un marchio
Nel contesto digitale attuale, il marchio non rappresenta soltanto un segno distintivo, ma un vero asset aziendale, con un reale valore economico.
Marketplace, ecommerce, AI-generated branding e attività internazionali considerano sempre più importante proteggere correttamente il brand e pianificare la tutela per prevenire conflitti futuri.
Per questo motivo, la registrazione non dovrebbe essere affrontata come un semplice deposito amministrativo, ma come parte integrante della strategia di protezione dell’impresa.
In un’era in cui domina il digitale e i mercati diventano sempre più saturi di operatori che possono concorrere tra loro anche sul web, generando confusione nel pubblico, rivolgersi a professionisti qualificati che possano effettuare le dovute valutazioni prima di procedere alla registrazione del segno consente di evitare perdita di investimenti e l’apertura di questioni giudiziarie.