Uno degli errori più frequenti nella scelta di un segno che identifichi un prodotto/servizio o un’impresa è pensare che se un vocabolo piace a livello commerciale, allora possa essere assurgere al ruolo di marchio d’impresa.
In realtà, la registrazione di un marchio richiede il rispetto di precisi requisiti giuridici previsti dalla disciplina di settore, ossia
- dal Codice della Proprietà Industriale italiano;
- dal Regolamento sul marchio dell’Unione Europea;
- dalla giurisprudenza nazionale, internazionale ed europea.
Molte questioni nascono proprio da qui. Spesso si scelgono nomi troppo descrittivi, oppure segni confonbili con altri già esistenti, slogan banali, oggi brand creati con l’intelligenza artificiale, analisi di anteriorità superficiali.
Acquisire la consapevolezza che esistono precisi requisiti di registrabilità diventa, dunque, basilare, per evitare:
- rigetti;
- opposizioni;
- rebranding costosi;
- contenziosi;
- perdita di investimenti marketing.
Cos’è un marchio registrabile
In termini pratici, un segno è registrabile come marchio quando è idoneo a distinguere prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Le principali funzioni di un marchio infatti si sostanziano nell’identificare l’origine imprenditoriale; nel distinguere un brand dai concorrenti; nel sottrarsi a confusione sul mercato.
I requisiti di registrabilità di un marchio d’impresa in Italia sono disciplinati, principalmente, dagli artt. 7–14 Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005).
In particolare:
- l’art. 7 CPI indica quali segni sono registrabili;
- l’art. 12 CPI definisce i marchi anteriori e il rischio di confusione;
- l’art. 13 CPI specifica la capacità distintiva;
- l’art. 14 CPI parla della liceità e della decettività.
Per il marchio dell’Unione Europea il riferimento normativo più importante è:
- il Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea.
In particolare:
- l’art. 4 definisce i segni idonei a costituire un marchio UE;
- l’art. 7 indica gli impedimenti assoluti alla registrazione;
- l’art. 8 gli impedimenti relativi.
I principali requisiti di registrabilità
Il requisito più importante perché un segno possa ottenere il nulla osta nella procedura di registrazione e diventare marchio d’impresa è la sua capacità distintiva. Per un segno avere capacità distintiva significa non limitarsi a descrivere direttamente:
- il prodotto;
- la qualità;
- la funzione;
- la provenienza;
- le caratteristiche del prodotto/servizio che identifica.
Qualche esempio può certamente aiutare a comprendere meglio cosa si intende.
Non otterrebbe di certo il nulla osta, registrare La borsa per un’impresa che intende commercializzare prodotti di pelletteria; come anche Pizzeria, per una pizzeria, o ancora Acqua fresca per produrre bevande.
Si tratta di segni che nella procedura di valutazione rischiano di essere considerati: descrittivi; deboli; privi di sufficiente capacità distintiva. Una parziale salvezza si potrebbe ottenere affiancando al termine una grafica particolarmente creativa e registrando il segno come marchio grafico, tuttavia, si resterebbe sempre nell’ambito di una tutela depotenziata.
E’ preferibile, nella scelta di un segno optare quindi sempre per marchi di fantasia;
parole inventate; combinazioni originali; segni arbitrari rispetto ai prodotti. Esempi in questo senso ne esistono tantissimi. Apple, è, ad esempio, un termine che, nonostante appartenga al linguaggio comune, è stato utilizzato in un settore completamente diverso rispetto al prodotto che identifica; altri segni certamente creativi sono Xerox, Spotify, Nike.
Marchio forte e marchio debole
La distinzione tra marchio forte e marchio debole non esiste nell’ambito normativo, è stata infatti la giurisprudenza che ha formulato tale ripartizione.
In sintesi, il marchio forte è dotato di:
- elevata originalità;
- forte capacità distintiva;
- tutela più ampia.
A differenza del marchio debole che contiene elementi:
- descrittivi;
- evocativi;
- comuni nel settore.
E per tali caratteristiche intrinseche riceve normalmente una tutela più limitata e una maggiore tolleranza verso marchi simili. Si parla, infatti, in tali circostanze di convivenza tra marchi e, sempre più spesso in tali ambiti si stipulano accordi di Brand Bidding, con cui imprese con marchi simili deboli, operanti in mercati affini, si promettono pacifica convivenza.
Assenza di confondibilità con segni precedenti
Per essere registrabile, il segno non deve essere identico; simile; confondibile con marchi anteriori già registrati o utilizzati.
In tali circostanze, infatti, si potrebbe generare un rischio di confusione tra il pubblico che non riuscirebbe ad identificare in maniera chiara l’azienda cui il segno fa riferimento.
Le valutazioni sul rischio di confusione vertono su:
- somiglianza visiva;
- somiglianza fonetica;
- somiglianza concettuale;
- affinità tra prodotti o servizi;
- percezione del consumatore medio.
Molte imprese pensano che per differenziarsi da altre che utilizzano segni simili, sia sufficiente cambiare una lettera nel vocabolo o qualche piccolo accorgimento nella grafica.
In realtà, piccole variazioni, storpiature, differenze minime tra segni spesso non eliminano il rischio di opposizione, posto che le valutazioni sono sempre compiute partendo dalla visione del consumatore finale.
La ricerca anteriorità
Per evitare di vanificare gli investimenti fatti, prima del deposito (ma forse anche prima di decidere per un segno) è fondamentale effettuare quelle che vengono definite ricerche di anteriorità. Si tratta di analisi che vengono compiute sulle banche dati ufficiali degli enti preposti (e non solo), a seconda del territorio che si intende coprire (sebbene oggi, dovendo necessariamente creare profili web, è opportuno estendere le ricerche al di là del territorio locale in cui un’azienda intende operare con quel segno):
- ricerca marchi nazionali UIBM;
- ricerca EUIPO per marchio europeo;
- verifica WIPO per marchio internazionale;
- analisi nomi a dominio;
- controllo social e marketplace.
La sola ricerca Google non è sufficiente!
Liceità del marchio
Per essere registrato il marchio non può essere contrario alla legge; violare ordine pubblico o buon costume; avere contenuto ingannevole; ledere diritti altrui.
Non possono essere registrati come marchi, segni ingannevoli sulla provenienza; segni offensivi; uso non autorizzato di stemmi o simboli pubblici; riferimenti falsi a qualità o certificazioni.
Non descrittività
Uno dei rigetti più frequenti nella procedura di registrazione riguarda i marchi descrittivi.
La ratio è semplice: i termini necessari al commercio (termini di uso comune) devono restare disponibili per tutti gli operatori.
Per questo, salvo non essere associati ad altri elementi che conferiscono identità e capacità distintiva al segno, spesso non possono essere monopolizzate parole generiche; indicazioni qualitative; termini tecnici di settore.
Rappresentabilità del segno
Il marchio deve poter essere rappresentato in modo chiaro e preciso.
Oggi possono essere registrati: parole; loghi; slogan; forme; colori; suoni; marchi multimediali.
Il Regolamento UE ha ampliato molto le possibilità rispetto al passato di registrare segni rappresentabili anche non necessariamente attraverso la grafica, tant’è che una delle modifiche più rilevanti introdotte dalla riforma del Codice della Proprietà Industriale, riguarda l’eliminazione del requisito della “rappresentazione grafica” del marchio.
Oggi il segno deve poter essere rappresentato nel registro in modo chiaro e preciso, senza necessariamente assumere una forma grafica tradizionale.
La riforma dell’articolo 7 CPI, compiuta mediante il decreto legislativo n. 15/2019 con cui l’Italia ha recepito la direttiva UE n. 2015/2436, ha così aperto la strada alla registrazione più agevole di marchi non convenzionali, inclusi marchi sonori, multimediali, animati e digitali, adeguando la disciplina all’evoluzione tecnologica e all’economia digitale.
Marchi AI-generated: il nuovo tema critico
Con l’aumento degli strumenti AI, molte aziende e agenzie di naming e marketing, generano naming automatici; loghi mediante l’ausilio dell’AI; visual identity sintetiche. Questa modalità di creazione dei nuovi loghi sta aprendo nuove questioni sulla registrabilità dei segni.
I rischi principali riguardano la somiglianza involontaria, perché l’AI può generare nomi simili a marchi già presenti sul mercato o anche elementi standardizzati.
In tali circostanze, possono sorgere rischi sulla possibile registrabilità dei segni, in quanto gli output risultano poco originali e ripetitivi, nonostante la grafica generata dall’AI possa essere davvero affascinante.
Il rischio si può bypassare effettuando una seria ricerca di anteriorità.
Un caso pratico per comprendere meglio i rischi dei marchi generati con AI.
Una startup utilizza un sistema AI per generare il nome, il logo; lo slogan.
Il brand appare libero online, tuttavia, dopo gli investimenti e il lancio giunge in sordina un’ opposizione dall’EUIPO, che rileva una somiglianza fonetica con un altro segno, il nuovo marchio viene quindi contestato e l’azienda è costretta a cambiare branding; modificare dominio; rifare completamente le operazioni di marketing e il packaging.
Cosa fare per scongiurare tale rischio?
- non fare solo ricerche Google;
- non scegliere nomi descrittivi;
- ignorare i marchi UE e quelli internazionali;
- non valutare rischio fonetico;
- usare naming generati dall’AI senza verifica;
- registrare nelle classi sbagliate;
- non compiere verifiche su marketplace e domini.
La funzione delle classi di Nizza
Le classi di Nizza sono fondamentali nella registrazione del marchio, infatti, la registrazione di un marchio non assegna una tutela “assoluta” su qualsiasi prodotto o servizio. La protezione del marchio viene infatti riconosciuta in relazione a specifiche categorie merceologiche e di servizi individuate attraverso la Classificazione di Nizza.
Cos’è la Classificazione di Nizza
La Classificazione di Nizza è un sistema internazionale che organizza prodotti e servizin in diverse classi utilizzate nelle procedure di registrazione dei marchi.
Il sistema deriva dall’Accordo di Nizza del 1957 ed è stato adottato in Italia; nell’Unione Europea e nella maggior parte dei sistemi internazionali di registrazione dei marchi.
Attualmente la Classificazione di Nizza comprende:
- 45 classi complessive.
In particolare:
- classi 1–34 per prodotti;
- classi 35–45 per servizi.
Le classi sono necessarie per:
- definire l’ambito della protezione;
- individuare i settori economici interessati;
- delimitare il rischio di conflitto con altri marchi.
La scelta delle classi è quindi una decisione strategica.
E’ opportuno precisare che un marchio registrato:
- per abbigliamento e
- nella classe 25
non ottiene automaticamente tutela:
- per software;
- consulenza;
- ristorazione;
- cosmetici.
Per questi ambiti potrebbero essere necessario registrare in ulteriori classi e eseguire ulteriori valutazioni di rischio.
Si compie spesso l’errore di pensare che basti scegliere una classe “generica”, in realtà occorre:
- individuare correttamente i prodotti o servizi;
- valutare attività future;
- considerare espansioni del business;
- analizzare possibili aree di conflitto.
Una classificazione non corretta può, infatti, incidere sulla tutela limitandola, lasciare scoperti segmenti di mercato importanti, aumentare il rischio di conflitti, compromettere future estensioni del brand.
Occorre, tuttavia, precisare che la presenza di classi differenti non elimina automaticamente il rischio di conflitto tra marchi.
Infatti:
- prodotti o servizi possono essere considerati affini;
- alcuni marchi godono di tutela rafforzata;
- marchi notori possono essere protetti anche oltre le classi registrate.
Poniamo il caso che una start up registri il proprio segno come marchio in classe 35 per attività marketing.
Successivamente sviluppa: una piattaforma SaaS; strumenti AI proprietari.
Non avendo registrato nella classe 9 e nella classe 42 si espone a:
- conflitti;
- limitazioni della tutela;
- difficoltà di espansione del brand.
La classificazione richiede, dunque, valutazioni strategiche; la scelta delle classi non è una mera formalità amministrativa.
Occorre valutare:
- il modello di business;
- lo sviluppo futuro;
- la presenza internazionale;
- i mercati digitali;
- licensing;
- i marketplace;
- il rischio di opposizioni.
Cosa dovrebbe fare oggi un’impresa prima di scegliere un brand?
Prima del deposito è consigliabile:
- verificare la distintività;
- effettuare le idonee ricerche di anteriorità professionale;
- valutare il rischio di opposizione;
- controllare domini e social;
- analizzare i mercati internazionali;
- valutare la forza identificativa del marchio nel lungo periodo.
Oggi, in un’era di economia liquida, dove l’immateriale ha molto più valore del bene materiale, registrare un marchio non significa, pertanto, meramente depositare un nome o una grafica.
Significa costruire un serio asset aziendale; evitare conflitti; proteggere investimenti; garantire la riconoscibilità e il valore del brand.
I requisiti di registrabilità non rappresentano, quindi, un mero formalismo, ma il fondamento stesso della tutela rafforzata del marchio nel lungo periodo.