Consulenti in IP. In Gazzetta i parametri per la determinazione dei compensi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2024 serie generale n. 295 ed entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2025, il decreto del 4 novembre 2024, n. 194 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che reca il regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di consulente in proprietà industriale.

Il regolamento interviene a definire i criteri per individuare il giusto compenso spettante al consulente IP per la sua prestazione professionale, quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso  non  sia  stato  determinato  in  forma scritta e in ogni caso di mancata  determinazione  consensuale  dello stesso.

La norma contiene in allegato le tabelle cui fare riferimento per la determinazione del compenso per prestazioni di media difficoltà, che deve essere sempre proporzionato alla natura e all'importanza dell'opera. 

Si stabilisce espressamente che, oltre al compenso, è dovuto il rimborso  delle  spese  quali,  a titolo  esemplificativo:  oneri,  contributi   e   tasse,   ove   non anticipati, dovuti a qualsiasi titolo, copie  autentiche,  autentiche notarili, legalizzazioni consolari, traduzioni, elaborazione disegni, costi  per  ricerche  su  banche  dati  o  accesso  a  documentazione pertinente, costi  dei  consulenti  esteri  e  fornitori  di  servizi specializzati sostenuti ai fini dell'espletamento  delle  prestazioni professionali. 

In applicazione dei parametri indicati, il compenso può essere aumentato fino al 40 per cento, ovvero diminuito fino al 40 per cento.

Prestazioni professionali cui si applica la norma 

All’articolo 4 del decreto sono individuate specificamente le prestazioni professionali del consulente IP, alle quali si applicano i parametri di compenso indicati dalla norma, ossia:

1. prestazioni di  consulenza,  assistenza  e  rappresentanza  di fronte  all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  (UIBM)   e   alla Commissione dei Ricorsi per la costituzione, acquisizione, modifica o estinzione di titoli di proprieta' industriale di cui al codice della proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio 2005, n. 30, ovvero: 1)  brevetti  per  invenzioni   industriali,   certificati   di protezione per medicinali,  estensioni  pediatriche  e  per  prodotti fitosanitari,  brevetti  per  modelli  di  utilita',  privative   per varieta' vegetali; 2) registrazioni di disegni e modelli; 3) registrazioni di marchi;  4) registrazioni di topografie dei prodotti a semiconduttori;
2. prestazioni  di  consulenza,  assistenza,  rappresentanza  di fronte all'Organizzazione  mondiale  della  proprieta'  intellettuale (OMPI)  per  le  domande  internazionali  di  cui  al   Trattato   di cooperazione in materia di brevetti, ratificato dall'Italia con legge 26 maggio 1978, n. 260, e di fronte all'Ufficio europeo dei  brevetti(EPO - European Patent Office) per le  domande  di  brevetto  europeo oppure per i brevetti europei di cui alla Convenzione sul rilascio di brevetti europei e dell'Atto recante la revisione della  Convenzione, ratificati dall'Italia rispettivamente con legge 26 maggio  1978,  n. 260, e con legge 29 novembre 2007, n. 224;
3. prestazioni  di  consulenza,  assistenza,  rappresentanza  di fronte   all'Ufficio   dell'Unione   europea   per   la    proprieta' intellettuale (EUIPO - European Union Intellectual  Property  Office) in  relazione  a  domande  o  registrazioni  di  marchio  dell'Unione Europea, e  di  fronte  all'OMPI  per  le domande o registrazioni di marchio internazionale;
4. prestazioni  di  consulenza,  assistenza,  rappresentanza  di fronte all'EUIPO in relazione a domande o  registrazioni  di  disegni comunitari di cui al Regolamento (CE) n. 6/2002 e di fronte  all'OMPI per le domande o registrazioni di disegni e  modelli  internazionali, sui disegni comunitari e modelli industriali;
5. prestazioni  di  consulenza,  assistenza,  rappresentanza  di fronte all'Ufficio comunitario  per  le  varieta'  vegetali  (CPVO  - Community Plant Variety Office) in relazione a domande o privative di nuove varieta' vegetali;
6. prestazioni  di  consulenza,  assistenza,  rappresentanza  di fronte agli organi preposti in relazione a domande o  concessioni  di certificato complementare di protezione,  per  i  medicinali   e   le   estensioni pediatriche e per i prodotti fitosanitari;
7. prestazioni per la  costituzione,  modifica  o  estinzione  di diritti di proprieta' industriale e dei diritti connessi  secondo  la normativa nazionale in Stati esteri o specifici accordi  regionali  a cui essi aderiscano;
8. prestazioni inerenti al mantenimento in vigore  o  al  rinnovo dei diritti di proprieta' industriale sopra elencati;
9. prestazioni  di  consulenza,  assistenza,  rappresentanza  in relazione  alle  procedure  connesse   ai   diritti   di   proprieta' industriale sopra elencati quali, a  titolo  esemplificativo:  esame, opposizione, limitazione, nullita', decadenza, revoca e ricorso; 
10. ricerche,   pareri   in    materia    di    brevettabilita', registrabilita', validita'  dei  diritti  di  proprieta'  industriale sopra elencati ovvero relativi alla di essi  interferenza  con  altri diritti anteriori;
11. consulenza,  assistenza   e   rappresentanza   in   relazione all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale  al   loro   trasferimento, concessione in uso ed ogni altra attivita'  presupposta,  connessa  o conseguenziale a  quanto  previsto  nel  presente  articolo  incluse, previo conseguimento della corrispondente abilitazione ove richiesta, controversie extragiudiziali o giudiziali o avanti un terzo neutrale, nonche' la consulenza come esperto  dell'organo  giudicante  o  delle parti, in controversie extragiudiziali o giudiziali, o in qualita' di terzo neutrale, relative alla materia di proprieta' industriale. 

 Criteri da considerare per stabilire il giusto compenso nelle attività procedimentali

Ai fini della liquidazione del compenso, per le prestazioni connesse all’attività procedimentale,  si  tiene conto  della  qualita'  e  quantita'   del   lavoro   svolto,   delle caratteristiche  della  prestazione   professionale,   dello   studio necessario  per  l'individuazione  di   strategie   di   ricerca   di anteriorita' e di ricerca della giurisprudenza e per  la  valutazione dei  relativi  risultati,  delle   problematiche   interpretative   e giurisprudenziali coinvolte, della difficolta', del  valore  e  della natura  della  prestazione,  del  numero  e   dell'importanza   delle questioni trattate,  dell'impegno  profuso,  della  quantita'  e  del contenuto della corrispondenza e dei confronti con il cliente  o  con altri soggetti che  risultano  essere  stati  necessari,  del  pregio dell'attivita' prestata, dei risultati  e  dei  vantaggi,  anche  non economici, conseguiti dal cliente, dell'urgenza della prestazione. Si tiene  altresi'  conto  delle  ore  complessive  impiegate   per   la prestazione. 

Vengono, inoltre, indicati i parametri per determinare la difficoltà della prestazione, facendo riferimento in particolare al contesto, alla specificità tecnica (ad esempio per i brevetti di invenzione industriale), all’area geografica ecc. 

Il  compenso  dovrà essere  liquidato  per  fasi  di  lavoro,  in  quanto applicabili, intendendosi per fasi il completamento  di  un’attività oltre la quale sia  prevedibile  un  piu'  o  meno  lungo  intervallo temporale perche' abbia luogo la successiva. 

Le diverse fati procedimentali vengono così suddivise:

• Fase di studio;
• Fase di deposito della domanda;
• Fase introduttiva del procedimento;
• Fase istruttoria;
• Fase di produzione, esame della prova d’uso;
• Fase di concessione;
• Controlli del testo;
• Fase decisionale, esame del provvedimento e trasmissione al cliente. 

L'organo giudicante può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di  studio  in  favore  del  professionista  che subentra nell'assistenza procedimentale del  cliente  in  un  momento successivo. 

Per  l'attività  prestata   dai   consulenti   in   proprietà industriale  iniziata  ma  non  conclusa,  i  compensi maturati vanno liquidati per l'opera  svolta  fino  alla  cessazione,  per  qualsiasi causa, del rapporto professionale. 

Incarico conferito a più consulenti o società di consulente

Quando più consulenti in proprietà industriale sono incaricati del  deposito  della  domanda  di  registrazione,  brevettazione   o protezione o  dell'istanza  ad  essa  connessa,  la  liquidazione  è computata al compenso di un solo consulente. 

Quando l'incarico professionale è conferito  ad  una  società professionale o ad un ufficio specializzati in materia di  proprieta' industriale,  si  applica   il   compenso   spettante   a   un   solo professionista  anche  se  la  prestazione  è  eseguita   da   più professionisti. 

Criteri da considerare per stabilire il giusto compenso nelle attività extraprocedimentali

Con riferimento alle attività extraprocedimentali, si stabilisce che i compensi liquidati sono omnicomprensivi in relazione ad ogni attività Quando tuttavia l'attività si  compone di fasi o  parti  autonome  in  ragione  della  materia  trattata,  i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte. 

Per tale tipologia di operazioni ai fini della determinazione del compenso, dovrà tenersi conto si tiene conto della qualita'  e  quantita' del  lavoro   svolto,   delle   caratteristiche   della   prestazione professionale,  dello  studio  necessario  per  l'individuazione   di strategie di ricerca di anteriorita' o di  giurisprudenza  e  per  la valutazione   dei    relativi    risultati,    delle    problematiche interpretative e giurisprudenziali coinvolte, della difficolta',  del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'impegno profuso, della quantita' e del contenuto della corrispondenza e dei confronti con il cliente  o  con altri soggetti che  risultano  essere  stati  necessari,  del  pregio dell'attivita' prestata,  dei  risultati  e  i  vantaggi,  anche  non economici, conseguiti dal cliente, dell'urgenza della prestazione. Si tiene,  altresì,  conto  delle  ore  complessive  impiegate   per   la prestazione. 

Per i compensi a tempo, si considera  un parametro indicativo tra un minimo di 200 euro e un  massimo  di  500 euro per ciascuna ora o frazione superiore a trenta minuti. 

Rimborso delle trasferte

Il decreto si occupa anche delle trasferte dei consulenti IP, disponendo che qualora il consulente debba trasferirsi fuori del luogo ove il consulente svolge la professione in modo prevalente, è dovuto il  rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta.  Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo a quattro stelle, unitamente ad una  maggiorazione  del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie. Per le  spese  di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è  riconosciuta un'indennità chilometrica pari a quella risultante dalle tariffe ACI riferite al mezzo privato utilizzato, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.