E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2022, n. 279, il Decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy (all’epoca MISE) 19 luglio 2022, n. 180 che interviene sulla disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi, recando modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Il decreto ministeriale, in particolare, introduce l’istanza di decadenza, nullità o trasferimento del marchio, regolando le modalità di presentazione.
In dettaglio, la norma stabilisce che coloro che sono legittimati, possono presentare l’istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ottenere l’accertamento, la decadenza, ovvero entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.
L'istanza, deve recare i dati di cui all'articolo 184-bis, comma 4, del Codice di proprietà industriale, e contenere:
- l'identificazione dell'istante e del suo eventuale rappresentante ai sensi dell'articolo 201 del Codice mediante l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell'ente istante, di uno o più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l'elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice;
- l'identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all'Italia contro cui viene proposta l'istanza, mediante l'indicazione: 1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorita' e data di registrazione; 2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le
classi, nei confronti dei quali e' proposta l'istanza; - i motivi su cui si basa l'istanza di decadenza o di nullita', ai sensi dei commi 2 e 3 all'articolo 184-bis del Codice;
- la firma dell'istante o del suo rappresentante.
Ove si fondi su un marchio o diritto anteriore, occorre altresì inserire:
- nel caso di marchi anteriori registrati: 1) l'indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell'Unione europea o internazionale che designa l'Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorita' o preesistenza e di registrazione; 2) se il marchio e' stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;
- nel caso di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f) del Codice, la rappresentazione del marchio e l'indicazione dell'estensione geografica di tale notorieta';
- nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare: 1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a); 2) per i marchi non registrati, la rappresentazione e l'indicazione del territorio in cui e' rivendicata la protezione del diritto;
- nel caso dei diritti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice di proprietà industriale: 1) l'indicazione della natura del diritto protetto, precisando se si tratti di denominazione d'origine, indicazione geografica, menzione tradizionale per i vini, specialita' tradizionale garantita, denominazione di varieta' vegetale registrata; 2) la rappresentazione del segno, il numero e la data di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data di decorrenza della protezione;
- l'indicazione del territorio in cui e' rivendicata la protezione del diritto (Italia o Unione europea) ed i riferimenti
normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.
Nel caso di decadenza, l’istanza deve anche contenere l'eventuale data, anteriore al deposito, alla quale è maturata la decadenza, ai sensi dell'articolo 184-sexies, comma 2, del Codice.
All'istanza deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di deposito.
In deroga all'articolo 42, nel procedimento di decadenza e nullità non è ammessa la riserva di deposito di documentazione successivamente al deposito della istanza.
Verificato l'avvenuto pagamento del diritto di deposito dell'istanza, l'UIBM procede all'esame della ricevibilita' ed ammissibilita' dell'istanza ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 184-bis del Codice.
Se il pagamento del diritto di deposito risulta omesso o irregolare, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla regolarizzazione, soggetta a diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi.
Se il richiedente effettua o regolarizza il pagamento, l'Ufficio riconosce, quale data di deposito dell'istanza di decadenza o nullita', la data in cui e' stata effettuata la regolarizzazione. Se il richiedente non ottempera entro il termine assegnato l'istanza si considera ritirata.
L'istanza e' irricevibile se:
- l'istante o il suo rappresentante risultano non identificabili o non raggiungibili ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice;
- non e' redatta compilando il modulo predisposto dall'Ufficio in lingua italiana e in tal caso non e' depositata contestuale traduzione ai sensi dell'articolo 6.
E’ invece inammissibile se:
- e' diretta contro una registrazione inesistente o non piu' in corso di validita' alla data di presentazione dell'istanza;
- non contiene l'identificazione del marchio contestato e del suo titolare ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 2;
- non contiene o fa valere motivi di decadenza o nullita' diversi da quelli previsti dall'articolo 184-bis, commi 2 e 3, del Codice;
- e' fondata su un diritto anteriore e non contiene l'identificazione del diritto, ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 3, o tale diritto non e' anteriore;
- l'istante non e' legittimato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice;
- e' fondata sul mancato uso, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, di un marchio che, alla data dell'istanza, e' registrato da meno di cinque anni;
- e' stata depositata da un mandatario e non e' stato contestualmente depositato l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201 del Codice;
- e' omessa la firma dell'istante o del suo mandatario.
L'istanza e' altresi' inammissibile se è rivolta contro una pluralita' di registrazioni o se fa valere contestualmente motivi di
decadenza e nullita' e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'istante non accoglie l'invito.
Il decreto regola poi l'intera procedura e quindi la fase di contraddittorio, la fase di merito e le prove d’uso del segno, oltre che la sospensione del procedimento e la richiesta di accesso agli atti, stabilendo che per le modalità di accesso e di estrazione di copia della documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'istanza di decadenza o nullità occorre riferirsi all’articolo 33 del Regolamento (decreto 13 gennaio 2010, n. 33).
La nuova disciplina entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre 2022.