Non basta la conoscenza del marchio anteriore, chi intende bloccare la convalidazione del marchio deve provare che il secondo registrante voleva sfruttare la notorietà del marchio esistente.
Così la Cassazione, con la decisione n. 18736 del 13 luglio scorso, ha chiarito la portata della malafede nell’ambito dell’istituto della convalidazione disciplinato dall’art. 28 del Codice di proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005) in un caso che ha visto contrapporsi una società monegasca, titolare di un marchio registrato a livello internazionale con estensione Italia e una ditta italiana che aveva registrato l’identico marchio denominativo sul territorio nazionale. La società monegasca contestava davanti alla Cassazione la decisione della Corte d’appello di Milano (Sezione specializzata in materia d’impresa) la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva convalidato il marchio registrato sul territorio italiano, accogliendo l’appello della ditta italiana contro cui la società monegasca già titolare dell’identico marchio d’impresa registrato a livello internazionale con estensione Italia nel medesimo settore dell’abbigliamento e costumi da bagno, l’aveva citata in giudizio per contraffazione del proprio marchio d’impresa e concorrenza sleale.
Il Tribunale delle imprese, chiamato a decidere sulla questione aveva accolto, in primo grado, le domande della società straniera, diversamente dalla Corte d’appello che le aveva respinte, dichiarando l’avvenuta convalidazione del marchio nazionale della ditta italiana per non uso sul territorio italiano da parte della società attrice. La ditta italiana che aveva proceduto alla registrazione del marchio contestato in Italia, intendeva far valere l’istituto della convalidazione in base al quale, se il titolare di un marchio d’impresa registrato o usato a livello non solo locale, abbia tollerato, pur essendone a conoscenza, la presenza di un marchio registrato identico o simile per 5 anni consecutivi senza intervenire, non può chiedere la nullità del marchio né opporsi al suo uso per prodotti o servizi identici o simili, salvo non sia provata la malafede (art. 28 CPI).
Nel caso di specie la Corte d’appello aveva accertato la presenza di tutti gli elementi che la norma richiede per dichiarare la convalidazione del marchio:
- l’assenza di malafede da parte del registrante italiano;
- l’uso anteriore e datato da parte del registrante italiano, tollerato per più di 5 anni consecutivi dalla società straniera;
- l’uso del marchio a livello non puramente locale (il marchio, nel caso in questione, era stato citato in un’enciclopedia di jeans americana e il marchio era stato registrato anche come nome a dominio).
A tale pronuncia si è opposta la società straniera ricorrendo in Cassazione, per violazione dell’art. 28, lamentando l’assenza dei requisiti per far valere la convalidazione. Riteneva infatti la società che il marchio fosse stato registrato in malafede in quanto la registrazione era avvenuta ad opera della ditta italiana subito dopo una diffida recapitatagli dalla ricorrente (in relazione però al solo uso del segno «come insegna») e senza menzionare l’avvenuta registrazione nella risposta alla diffida e che ad ogni modo in tale circostanza non poteva farsi riferimento alla buona fede in quanto, trattandosi di marchio identico, la ditta poteva ben conoscere l'esistenza del segno registrato anche grazie alla pubblicità legale.
La decisione della Cassazione
La Cassazione, nella sua decisione, ha però ritenuto che non potesse ravvisarsi la malafede e che la tolleranza sull’uso del marchio con notorietà non puramente locale fosse stata provata, in quanto la società straniera dopo quella diffida, riferita all’uso della sola insegna e del marchio a livello locale, non era successivamente intervenuta contro le continue immissioni sul mercato nazionale (quindi non più solo locale) di prodotti contraddistinti con il marchio contestato, con la distribuzione di tali prodotti riportanti quel marchio in diversi negozi italiani, l’uso del segno in pubblicità e la registrazione del nome a dominio.
In relazione all’impossibilità che in tali casi possa sussistere la buona fede da parte del secondo registrante anche per effetto della pubblicità legale del bollettino in cui sono pubblicati i marchi registrati (quindi procedendo ad una ricerca di anteriorità si conosce l’esistenza di un marchio identico o simile a quello che si intende registrare), la Corte ha ricordato che già le Sezioni Unite, in altra occasione, avevano precisato che la suddetta generale impossibilità della sussistenza del requisito soggettivo della buona fede del soggetto che registra il marchio posteriore è superabile e deve essere accertata caso per caso, in quanto “la mancata consultazione del registro dei brevetti (e marchi) e l'uso pubblico in buonafede di detto richiedente possono coesistere”. Per compiersi la malafede del titolare del marchio posteriore, in realtà, dice la Cassazione, non è sufficiente la semplice conoscenza, sia pure non sulla base della mera pubblicità legale, dell'esistenza del marchio anteriore altrui, occorre invece tener conto, anche nell'ipotesi in cui i segni in conflitto siano identici o uguali, delle specifiche circostanze di fatto in cui è stata operata la registrazione del marchio posteriore, in quanto la mala fede deve essere intesa come intenzione del secondo registrante di approfittare dell'accreditamento presso il pubblico conseguito dal marchio anteriore.
La Cassazione ha precisato inoltre che la mera diffusione pubblicitaria sul territorio nazionale svolta a mezzo di fotografie scattate ad eventi in cui è presente il segno, a mezzo cataloghi non datati né collocabili e la mera gestione di un dominio registrato quale indice di una pubblicità del marchio a livello nazionale, non possono ritenersi elementi sufficienti in grado di provare l’uso reale del marchio da parte del secondo registrante tali per cui possa valere la convalidazione, pertanto, l’utilizzo effettivo del marchio sul mercato in ambito non puramente locale, requisito imprescindibile perchè possa operare la convalidazione, deve essere accertato con rigore attraverso una valutazione rimessa al giudice di merito.