Ci sono imprese che ritengono che una volta registrato il proprio marchio, il percorso di tutela sia terminato. In realtà, ottenere la registrazione del segno, non garantisce protezione assoluta.
Nel contesto economico attuale, contraddistinto da una sempre più forte presenza digitale delle imprese, dall’intrecciarsi dei mercati e dalla velocità con cui nuovi operatori possono accedervi, la registrazione costituisce, di certo, uno step imprescindibile, ma le attività necessarie per assicurare una protezione efficace del marchio nel tempo, non si esauriscono con essa.
Soprattutto, per le piccole e medie imprese che solo attualmente iniziano a comprendere l’importanza degli asset immateriali, acquisire la consapevolezza che registrare un segno non significa automaticamente essere passivi rispetto alla sua protezione, assume un'importanza strategica.
Il marchio, infatti, non è soltanto un segno distintivo. È l’impronta mediante la quale si costruiscono reputazione, riconoscibilità e fiducia presso clienti, fornitori e partner commerciali.
La registrazione conferisce al titolare certamente un diritto, ma non protegge completamente il segno da violazioni.
L’articolo 20 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005) assegna al titolare del marchio registrato il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietarne l'impiego non autorizzato da parte di terzi.
La registrazione crea, dunque, una posizione giuridica robusta, perché permette di agire verso soggetti terzi quando utilizzano segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, qualora sussista un rischio di confusione per il pubblico.
Tuttavia, il sistema non prevede una tutela automatica e permanente esercitata dagli uffici competenti.
In altre parole, una volta ottenuta la registrazione, sarà il titolare a dover vigilare sul mercato per individuare eventuali utilizzi illeciti del proprio segno o registrazioni successive che potenzialmente confliggono con esso.
Molte PMI diventano consapevoli della situazione critica soltanto quando il problema si è già manifestato, magari attraverso la comparsa di un concorrente che utilizza un segno molto simile o quando ricevono segnalazioni da clienti che confondono due marchi presenti sul mercato.
Il rischio delle registrazioni successive
Uno degli aspetti meno conosciuti riguarda, inoltre, la possibilità che altri operatori tentino di registrare marchi identici o simili.
Gli uffici marchi, sia a livello nazionale sia europeo, effettuano controlli sui requisiti di registrabilità previsti dalla normativa, ma la tutela dei diritti anteriori resta, in larga parte, delegata all’iniziativa dei titolari.
Per questo motivo, molte imprese utilizzano sistemi di sorveglianza che permettono di monitorare le nuove domande di registrazione depositate presso gli uffici competenti.
L'obiettivo è individuare rapidamente eventuali marchi che possano entrare in conflitto con il proprio segno distintivo.
Si tratta di un'attività spesso associata alle grandi aziende, ma che può risultare particolarmente utile anche per le PMI che hanno investito nella costruzione della propria identità commerciale.
Intervenire durante la fase amministrativa, attraverso una procedura di opposizione, consente infatti, nella maggior parte dei casi, di prevenire controversie più complesse e costose.
Il marchio deve essere utilizzato
Un altro aspetto, frequentemente sottovalutato, riguarda l’effettivo utilizzo del marchio.
L’articolo 24 del Codice della Proprietà Industriale prevede, infatti, la decadenza del marchio, qualora non venga utilizzato entro cinque anni dalla registrazione o il cui uso risulti fermo per un periodo ininterrotto di cinque anni.
La registrazione non può, quindi, essere considerata una forma di accaparramento duraturo di un segno distintivo.
Il legislatore, infatti, tutela chi utilizza realmente il marchio nell'attività economica e non chi si limita a registrarlo, senza poi farne uso sul mercato.
Per tale ragione, è opportuno che le imprese mantengano la documentazione adatta a provare l'uso del marchio, come cataloghi, materiali pubblicitari, fatture, screenshot di siti web, campagne promozionali o documentazione commerciale.
Si tratta di elementi che possono risultare determinanti, in caso di contestazioni o azioni di decadenza promosse da terzi.
Perchè la sorveglianza del marchio oggi è diventata indispensabile
Se in passato la tutela del marchio esprimeva se stessa nei canali commerciali tradizionali e riguardava unicamente i prodotti fisici, oggi la dimensione digitale ha esteso enormemente i possibili scenari di rischio.
Marketplace, social network, piattaforme di e-commerce, motori di ricerca, nomi a dominio e servizi online rappresentano contesti in cui il marchio può essere utilizzato scorrettamente, imitato o sfruttato per godere della notorietà costruita da altri.
In questo scenario, la registrazione del marchio rappresenta soltanto il primo passo.
Diventa, infatti, fondamentale organizzare una vera strategia di sorveglianza del brand che può essere svolta su più livelli.
Un primo livello riguarda il controllo continuo delle nuove domande di registrazione depositate presso l'UIBM, l'EUIPO o altri uffici marchi nazionali e internazionali.
Attraverso appositi servizi di watching, il titolare può ottenere segnalazioni relative a marchi identici o simili che potrebbero generare un rischio di confusione o compromettere la distintività del proprio segno.
Si tratta di servizi generalmente forniti da consulenti in proprietà industriale, mandatari marchi o società specializzate e permettono di analizzare tempestivamente l’opportunità di presentare opposizioni o altre iniziative di tutela.
Accanto alla sorveglianza dei registri ufficiali diventa importantissimo poi monitorare l’ambiente digitale.
Le imprese dovrebbero controllare periodicamente la presenza di:
- utilizzi non autorizzati del marchio all'interno di siti web o attività promozionali online;
- nomi a dominio identici o particolarmente simili al proprio marchio;
- account social che utilizzano indebitamente il segno distintivo;
- inserzioni pubblicitarie che sfruttano la notorietà del brand;
- prodotti contraffatti o imitativi presenti sui marketplace.
Particolarmente delicata è la situazione delle piattaforme di commercio elettronico, dove la velocità di pubblicazione dei contenuti può incentivare la diffusione di prodotti che impiegano segni simili a quelli dell’impresa titolare.
In questi casi, un monitoraggio costante permette di intervenire tempestivamente con procedure di segnalazione e rimozione previste dalle piattaforme stesse.
Per le PMI non è necessario dotarsi di sistemi complessi o particolarmente onerosi.
Ciò che appare sempre più importante è individuare un professionista di riferimento — avvocato specializzato in proprietà industriale, consulente in marchi o mandatario abilitato — che possa fornire supporto all'organizzazione nella programmazione di un piano di sorveglianza commisurato al valore del brand e alle caratteristiche del business.
La tutela del marchio dovrebbe, infatti, essere preventiva e non attivata soltanto quando il problema si manifesta.
Così come l’impresa controlla con costanza l’andamento economico o l’evoluzione del mercato, al pari, dovrebbe infatti monitorare il proprio patrimonio distintivo, perché nell'economia digitale, il pericolo non si nasconde unicamente nel fatto che il marchio venga copiato, il vero pericolo è rendersene conto quando il danno commerciale o reputazionale è già accaduto.
Il marchio come asset da valorizzare
Esiste poi un ulteriore profilo che merita attenzione. Molte imprese percepiscono il marchio esclusivamente come uno strumento difensivo.
In realtà, esso rappresenta uno degli asset immateriali più importanti dell’organizzazione.
Può essere oggetto di licenza, di operazioni straordinarie, di accordi commerciali e di strategie di espansione sui mercati nazionali e internazionali.
Proprio per questo motivo, la sua gestione non dovrebbe essere affidata esclusivamente a logiche reattive.
Una corretta governance del marchio implica una valutazione periodica delle registrazioni esistenti, dei mercati nei quali l'impresa opera o intende operare, delle classi merceologiche coperte e delle eventuali opportunità di estensione territoriale della tutela.
Fondamentale risulta dunque presidiare e non solo registrare.
La vera tutela nasce, infatti, dalla capacità dell’impresa di proteggere attivamente il proprio segno distintivo, monitorarne gli usi anche presso i licenziatari, essere in grado di intervenire celermente in caso di violazioni e valorizzarlo come elemento strategico del patrimonio aziendale.
Per le PMI questo approccio assume un'importanza ancora maggiore. Spesso il marchio rappresenta infatti uno dei principali elementi di differenziazione rispetto ai concorrenti e uno degli strumenti attraverso cui si costruisce la fiducia dei clienti.
La registrazione assegna certamente un diritto di esclusiva, ma tale diritto deve essere fatto valere, attraverso un’attenzione costante e consapevole; predisporre una strategia corretta per custodire e difendere il marchio, oltre la fase di registrazione, consente, non solo di elevarne la protezione, ma anche di aumentarne il valore come asset immateriale.