La definizione giuridica di know how ha subito rilevanti cambiamenti nel 2018, grazie al decreto legislativo n. 63/2018 con cui l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2016/943 dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.
Con l’intervento normativo, infatti, cambia la rubrica del Codice di proprietà industriale riferita al know how, non si parla più di “Informazioni aziendali riservate”, bensì di “segreti commerciali”; si tratta di una definizione certamente più estesa, in cui vengono ricomprese le informazioni tecniche utilizzate da un’azienda per la creazione di un prodotto, per lo sviluppo di un processo, l’insieme delle specifiche strategie commerciali e di business, informazioni relative a metodi o procedure, informazioni e dati che per essere protetti devono essere mantenuti segreti mediante opportune misure. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
Il nuovo decreto lascia invariati nella sostanza i requisiti affinchè le informazioni cosiddette segreti commerciali possano essere protette a livello giuridico. Si tratta di:
- segretezza,
- valore economico in quanto dati confidenziali,
- misure atte a mantenere le informazioni segrete e proteggerle da ingerenze terze.
Il concetto di “segretezza” si riferisce al fatto che, ciò che costituisce know how per un’organizzazione, non deve essere nel suo insieme o nella precisa configurazione e combinazione degli elementi che lo compongono generalmente noto o facilmente accessibile agli esperti ed agli operatori del settore; tali informazioni hanno un valore economico proprio in quanto segrete; pertanto, il detentore che intenda valersi della tutela accordata dal Codice di proprietà industriale ai segreti commerciali deve adottare adeguate misure atte a mantenerne la natura confidenziale, non esistono misure identiche per tutti i settori, il detentore delle informazioni deve selezionare le misure proporzionate e adeguate a seconda del settore in cui opera e dell’importanza che hanno per la sua organizzazione le informazioni che intende mantenere riservate, così ad esempio, se una password può risultare sufficiente per proteggere uno specifico “segreto aziendale”, può non esserlo per un altro o per un diverso settore. Si chiede in tal senso un intervento proattivo al titolare che deve attivarsi e dimostrare di aver adottato opportune misure per serbare la segretezza perché le informazioni che per la sua azienda costituiscano know how siano proteggibili.
E’ ovvio il fatto che, quando l’informazione diventa di dominio pubblico, cessando la sua natura confidenziale e riservata, o anche quando il titolare non dimostri di aver messo a punto strumenti e misure per mantenere l’informazione celata, il vantaggio competitivo che sino a quel momento essa ha conferito all’operatore che se ne è giovato in quanto informazione segreta, termina, cessa così per l’azienda il valore economico dell’informazione come anche la sua protezione a livello giuridico.
Ai sensi dell’art. 99 del CPI, il legittimo detentore dei segreti commerciali ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo. Il legislatore con l’intervento del 2018 ha aggiunto a tale articolo due nuovi commi, con essi la punizione a carico di chi illecitamente acquisisce o utilizza o rivela informazioni segrete si estende sino a comprendere non solo le condotte di natura dolosa e intenzionale, ma anche quelle colpose; recita infatti il comma 1 bis aggiunto all’art. 99: “L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente”.
Inoltre, sempre all’art. 99 c.p.i., l’inserimento del comma 1-ter, estende l’illecito utilizzo del segreto commerciale a chi, occupandosi della produzione, dell'offerta, della commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure dell'importazione, dell'esportazione o dello stoccaggio delle medesime merci era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.
Più incisiva è anche la protezione dei segreti commerciali che il nuovo decreto affida al giudice. L’art. 5 del Decreto n. 63, infatti, introduce il nuovo art. 121-ter c.p.i., con cui la protezione dei segreti commerciali viene estesa anche nel corso dei procedimenti giudiziari che vertono su questioni ad essi afferenti. Attraverso la nuova disposizione si stabilisce che su istanza di parte, il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso.
Know how e patent box
Si rammenta che con riferimento agli incentivi fiscali, anche lo sfruttamento del know how rientra nella disciplina del Patent box. Per fruire delle agevolazioni, il detentore, come precisato dalla Circolare n. 11/E del 2016, deve fornire la prova, mediante autodichiarazione ex DPR n. 445/2000, che i segreti commerciali sono tutelabili giuridicamente, descrivere in modo sufficientemente preciso quali sono i segreti commerciali, in modo da consentire la loro individuazione anche mediante l’allegazione di documenti come accordi di segretezza, clausole di riservatezza accessorie ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza; informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate, oppure marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate; precisare se tali informazioni sono state acquisite a titolo originario o derivativo (in tale ultimo caso è doveroso precisare il negozio giuridico da cui si desume la fondatezza del titolo e dei requisiti per la protezione); descrivere le misure di secretazione (es. armadi chiusi, supporti informatici criptati, altro).
Ad offrire un valido supporto per individuare quali segreti commerciali possano rientrare nell’ambito delle agevolazioni offerte con la disciplina del patent box è ancora la circolare n. 11/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate, in cui l’amministrazione finanziaria precisa che rientra in tale ambito di applicazione il know-how di cui all’articolo 1, lett. i) del Regolamento CE n. 772/2004, del 27 aprile 2004 (che, in relazione ai contratti di trasferimento di tecnologie, definisce il know-how come un “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: i) segreto, vale a dire non genericamente noto o accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità”).
Ai fini della fruizione del regime opzionale Patent Box, l’amministrazione finanziaria evidenzia che non verranno prese in considerazione dichiarazioni o clausole che rimandino genericamente alla riservatezza di tutte le informazioni contenute negli atti o nei contratti cui si fa riferimento o il generico richiamo all’obbligo di riservatezza che grava sui dipendenti ai sensi dell’articolo 2105 c.c., essendo necessario identificare con sufficiente precisione quali siano le informazioni su cui viene posto il vincolo della segretezza.
Trasferimento di know how
Lo sfruttamento dei segreti commerciali, come di ogni altro assett immateriale, può comunque essere trasferito a terzi. Il trasferimento può essere a tempo o definitivo, in tale ultimo caso, il detentore perde la titolarità del bene immateriale cedendolo ad un altro soggetto mediante un contratto di cessione di know how con cui il cessionario acquista il diritto di disporne senza limiti di tempo, sottraendo al cedente la possibilità di utilizzare le informazioni, in base a quanto previsto dal contratto stesso.
Ma il know how può essere anche oggetto di contratti di licenza con cui il detentore concede all’altra parte contraente il diritto all’uso di determinate informazioni sensibili per un determinato periodo, in esclusiva o meno. Nella licenza, oggetto del trasferimento non è la titolarità sul know how, bensì la facoltà di sfruttarlo, con o senza obbligo di comunicare al licenziante eventuali perfezionamenti conseguiti a seguito dell’uso concesso. La licenza di know how può concederne l’impiego in determinati settori o per la produzione di determinati prodotti, il contratto dovrà pertanto determinare in maniera sufficientemente chiara lo scopo della concessione in licenza del know how; l’uso può essere concesso in esclusiva o meno, in alcuni casi, sebbene si imponga al licenziante di non concedere ad altri la licenza d’utilizzo del know how, il licenziante può riservarsi il diritto di continuare personalmente ad impiegarlo in ambiti diversi o per scopi diversi (evitando di operare in concorrenza con il licenziatario).
In alcuni casi, la licenza di know how può avere ad oggetto informazioni tecnologiche, in queste circostanze, si parla di contratti di trasferimento di tecnologie, per la redazione dei quali è opportuno considerare anche le esenzioni in materia di applicazione delle norme sulla libera concorrenza stabilite dal Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 , relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia Testo rilevante ai fini del SEE.
Il contratto di licenza dovrà delimitare non solo l’ambito settoriale, ma anche quello territoriale in cui al licenziatario viene concesso di utilizzare il know how, imponendo al licenziatario, all’atto di chiusura del contratto, di cessare tempestivamente l’utilizzo delle informazioni, distruggere o restituire ogni materiale e ogni documento di cui si dispone che si riferisca o abbia ad oggetto le informazioni sensibili per le quali la licenza venne accordata.